案例精析｜对外观设计专利产品的使用行为，不侵犯外观设计专利

案情简介

H公司是一家集工程产品研发、生产、施工、销售的国家级高新技术企业，同时系锚盘产品的专利权人，专利号：202030751883.6，专利名称：锚盘（展开式承压型）。

H公司认为，其作为锚盘（展开式承压型）的专利权人，S公司在未经其同意的情况下，在溧阳市戴埠镇多功能停车场一期项目工程中，擅自制造、许诺销售、销售该专利产品。

H公司向常州知识产权局提起专利侵权纠纷处理请求，请求：（1）责令S公司立即停止侵犯H公司的专利权，包括立即停止制造、许诺销售、销售贝亲圈圈的“锚盘”产品；（2）若是S公司主张侵权产品具有合法来源，要求S公司提供合法来源的证据，并且配合其进行证据保全。

在接受委托后，S公司确认拍摄的项目工地属于S公司承包的工地，但辩称“锚盘”系S公司向N公司购买的，据S公司了解，N公司系向Z公司购买的。

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律师工作

在接受S公司委托后，摩闻律师快速分析，认为S公司的被控侵权产品的外观与案涉专利的外观，从立体图、俯视图、样式图以及使用状态参考图的比对来看，存在一定差异，且S公司作为被控侵权产品的使用方，仅是针对被控侵权产品的使用行为不构成侵权，另外在本案中可以主张合法来源抗辩。

第一，针对不侵权的相关事宜。摩闻律师通过可视化的方式，对被控侵权产品与涉案专利，在主视图、俯视图、整体图、左右视图等各个方面进行比对。此外，摩闻律师通过S公司的经营范围进行举证，明确S公司的经营范围不包括被控侵权产品的生产制造。

第二，针对被控侵权产品只存在使用行为，不构成侵权。摩闻律师向合议组强调：一方面，被控侵权产品并非S公司所有。无论是行政执法调取的实物还是H公司在项目工地现场拍摄的照片，被控侵权产品上均未体现任何与S公司有关的标识，不能当然认为被控侵权产品系S公司所有。项目工地是用以施工的场所，既非生产车间，也不是用于展览、展示的场所，被控侵权产品摆放在工地上，也不能代表有销售或者许诺销售的意思表示。另一方面，被控侵权产品的使用途径，系在隐蔽工程中配合高强钢筋等完成注浆作业，因此N公司也是使用的被控侵权产品的功能性用途，在N公司使用后，锚盘被掩埋在地下，不会被一般消费者感知到，也不会因为其外观设计视觉效果作为一般消费者选择该产品的依据。

第三，针对合法来源的相关事宜，摩闻律师跟S公司核实了相关锚盘的来源、市场价值、购买情况等等，指导S公司完成合同、送货单、支付凭证等的举证。

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裁判结果

常州知识产权局合议组对于庭审双方发表的意见以及现场实物的观察，认为：

(1)对涉案产品是否属于合法来源我局不进行裁决。

(2)涉案产品虽然与涉案专利相近似，并覆盖了涉案专利的技术特征，但是，S公司负责施工的工地是使用该涉案产品，根据专利法第十一条第二款，对外观专利的使用不作为对专利权的侵犯行为。

(3)涉案产品在整个工程的使用状态，是浇筑基桩时深埋在地下的隐蔽工程，不会被一般消费者观察到，它起到的完全是技术功能的作用，用于基桩锚固抗浮，完全没有任何外观设计的美观作用。判别被控侵权产品对外观专利是否构成侵权时，当被控侵权产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。

后常州知识产权局裁决S公司使用涉案产品，没有侵犯H公司名称为锚盘（展开式承压型）（专利号：202030751883.6）的专利权，驳回H公司的全部请求事项。

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结语和建议

本案为常见的侵犯外观设计专利权纠纷，实务中，企业往往系通过合法来源取得被控侵权产品，可以在侵权案件中做出合法来源抗辩。此外，如何具体认定制造、销售、许诺销售的行为，以及具体的举证责任，需要由权利人进行进一步举证。摩闻律师对本案的处理方式，为广大企业应对此类侵权行为的处理方式提供了参考。

首先，《江苏省高级人民法院侵犯专利权纠纷案件审理指南》对于制造、许诺销售、销售行为都作出了明确的定义。当企业被诉侵权后，需要确认企业对被控侵权产品的侵权行为系制造、销售、许诺销售的哪一种。对于外观设计专利而言，企业仅仅是使用，以及对外观设计专利产品的技术功能而非美观设计的使用时，不构成侵权。作为“侵权人”而言，要积极论述自身不存在制造、销售、许诺销售的行为，如通过企业的经营范围来加强论述真实性，作为“权利人”而言，要积极举证存在上述行为，否则要承担举证不力的法律后果。

其次，对于合法来源的证据，需要企业在日常管理中进行留存。虽然本案中并未对产品的合法来源进行评价与裁决，但是合法来源抗辩作为专利案件中的一大抗辩事由，需要由被控侵权一方承担相应的证明责任。对于合法来源抗辩的举证，需要从主客观两方面来举证，客观层面上，需要举证相应的合同、送货单以及发票，此外购入的价格也需要是合理价格。主观层面上，需要举证不知道购入的产品系侵权产品，即不知道涉案专利。

因此，企业在日常的经营活动中，一方面需要关注相关产品在市场上的专利持有情况，如果企业本身已经和专利权人进行磋商相应的购买，之后又选择了非专利产品，则很难认定企业主观上的非故意性。另一方面，企业关于购入产品，需要留存好相应的合同、送货单、发票等等，若是产品的确是以公允价格从正规制造商处购买的，也需要及时提出合法来源的抗辩。但需要提醒企业注意的是，即便合理来源抗辩成立，不意味着不存在侵权行为，企业仍然要承担停止侵权的民事责任，并且承担维权合理费用。

承办律师：曾博、胥洁

行政裁决：常州市知识产权局常知法裁字〔2024〕31号