商业秘密律师：被告拒绝提供源代码导致无法比对，后果是什么？

公报案例：被控人无正当理由拒绝提供源代码无法比对，如何处理？

判定双方软件之间构成实质性相同，由被控侵权人承担民事责任

阅读提示：侵犯涉及计算机软件源代码的商业秘密案件中，原告主张被诉侵权人侵害其商业秘密，应当就被诉侵权人的软件源代码与原告方的源代码进行比对，只有具有同一性的情况下，才有可能得出被告侵权的结论。但是，并不是所有的源代码都可以从被诉侵权产品中直接读出，这时原告就会陷入举证困境。如果被告拒绝向法庭提供软件源代码，是否意味着原告因无法比对、无法证明同一性败诉呢？李营营律师团队对侵犯商业秘密刑事案件逐一梳理总结，同时结合多年来丰富的办案经验，形成与商业秘密罪的有关专题裁判文章。本期，我们以最高人民法院在2009年发布的一起涉计算机著作权纠纷的公报案件为例，与各位读者分享办理类似案件的思路。

裁判要旨：被控侵权人无正当理由拒绝提供被控侵权软件的有关信息致使负有举证责任的著作权人无法获得被控侵权软件的软件源程序，可以认定被控侵权人持有但拒不提供的源程序的内容不利于被控侵权人，据此推定著作权人主张成立，被控侵权人构成侵权。

案情简介：

1.原告石鸿林于2000年8月1日开发完成了“S型线切割机床单片机控制器系统软件V1．0”，是该软件的合法著作权人。

2.原告石鸿林发现被告泰州市华仁电子资讯有限公司（简称华仁公司）销售的切割机床单片机控制器(单板机)使用的系统软件指令代码序列及硬件使用配置、键盘布局、操作显示内容等与原告涉案软件完全相同。

3.原告石鸿林认为被告华仁公司未经许可，非法复制其享有著作权的软件，并安装至单板机内向生产线切割机床的厂商销售，每月销售单板机多达二百余台，其行为严重损害其合法权益，遂起诉至江苏泰州中院。

4.诉讼中，原告申请对被告软件源代码进行比对鉴定，被告以可能泄密为由拒绝提供源代码，鉴定机构也无法从被诉软件中直接读出源代码。

5. 2006年12月8日，泰州中院一审认为原告不能举证被告侵犯其著作权，判决驳回诉讼请求。石鸿林上述至江苏高院。

6.江苏高院认为华仁公司无正当理由拒绝提供软件源程序以供直接比对，因此石鸿林有关比对双方软件是否存在共同缺陷及运行特征的请求应予采纳，华仁公司构成侵权，判决撤销一审判决，支持石鸿林诉讼请求。

案件争议焦点：

被上诉人华仁公司是否侵犯了上诉人石鸿林的涉案计算机软件著作权？

法院裁判观点：

一、鉴于被上诉人华仁公司无正当理由拒绝提供软件源程序以供直接比对，因此石鸿林有关比对双方软件是否存在共同缺陷及运行特征的请求应予采纳。

江苏省高级人民法院认为，本案的核心问题在于比对涉案HR-Z型控制器计算机软件是否侵犯上诉人石鸿林享有著作权的S系列软件著作权。鉴于被上诉人华仁公司无正当理由拒绝提供软件源程序以供直接比对，因此石鸿林有关比对双方软件是否存在共同缺陷及运行特征的请求应予采纳。根据本案二审查明的事实，上诉人提供的HX-Z软件属于其对S系列软件的改版，而根据中国版权保护中心版权鉴定委员会作出的HX-Z软件源程序与S系列软件源程序实质性相同的鉴定结论，可以证明这两个系统软件本身也构成实质性相同，故HX-Z软件源程序可以作为石鸿林主张著作权的依据与被控侵权的HR-Z软件进行比对。

二、石鸿林实际上无法提供HR-Z软件的源程序或目标程序以供直接对比，存在客观上的举证困难。

江苏省高级人民法院认为，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条第一款规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。”上诉人石鸿林主张被上诉人华仁公司侵犯其“S型线切割机床单片机控制器系统软件V1．0”著作权，应当举证证明双方计算机软件之间构成相同或实质性相同。要证明这一点，需要比对双方计算机软件的源程序或目标程序之间构成相同或实质性相同。根据本案查明的事实，HR-Z软件的目标程序系加载于HR-Z型控制器中的内置芯片上，由于该芯片属于加密芯片，因此也无法从芯片中读出HR- Z软件的目标程序，并进而反向编译出源程序。因此，依靠现有技术手段无法从HR-Z型控制器中获得HR-Z软件源程序或目标程序。而由于被控侵权的HR-Z软件的源程序及目标程序由华仁公司持有并一直拒绝向法院提供，因此石鸿林实际无法提供HR-Z软件的源程序或目标程序以供直接对比。

三、通过逐一对比原被告产品，存在相同的系统软件缺陷。

江苏省高级人民法院认为，根据本案查明的事实，运行安装HX- Z软件的HX-Z型控制器和安装HR-Z软件的HR-Z型控制器，即可发现二者存在如下相同的系统软件缺陷情况：(1)二控制器连续加工程序段超过2048条后，均出现无法正常执行的情况；(2)在加工完整的一段程序后只让自动报警两声以下即按任意键关闭报警时，在下一次加工过程中加工回复线之前自动暂停后，二控制器均有偶然出现蜂鸣器响声2声的现象。运行安装HX-Z软件的HX-Z型控制器和安装HR- Z软件的HR-Z型控制器，二者在加电运行时存在相同的特征性情况。HX-Z和HR-Z型控制器的使用说明书基本相同。两者对控制器功能的描述及技术指标基本相同；两者对使用操作的说明基本相同；两者在段落编排方式和多数语句的使用上基本相同。HX-Z和HR-Z型控制器的整体外观和布局基本相同，主要包括面板、键盘的总体布局基本相同等。

四、独立完成设计的情况下，不同软件之间出现相同的软件缺陷机率极小，而如果软件之间存在共同的软件缺陷，则软件之间的源程序相同的概率较大。

江苏省高级人民法院认为，根据计算机软件设计的一般性原理，在独立完成设计的情况下，不同软件之间出现相同的软件缺陷机率极小，而如果软件之间存在共同的软件缺陷，则软件之间的源程序相同的概率较大。同时结合HX- Z和HR-Z型控制器两者在加电运行时存在相同的特征性情况、HX-Z和HR-Z型控制器的使用说明书基本相同、HX-Z和HR-Z型控制器的整体外观和布局基本相同等相关事实，上诉人石鸿林提供的现有证据能够初步证明HX-Z和HR-Z软件构成实质相同。同时，由于HX-Z软件是石鸿林对其S系列软件的改版，且HX-Z软件与S系列软件实质相同。因此，石鸿林提供的现有证据亦能够初步证明被控侵权的HR-Z软件与石鸿林的S系列软件亦构成实质相同。

五、在被告具有侵权可能性的情况下，被告不提供被控侵权的软件源程序以供比对，应当承担举证不能的不利后果。

江苏省高级人民法院认为，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条规定：“有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。”在上诉人石鸿林提供了初步证据证明其诉讼主张的情形下，完全可以证明被上诉人华仁公司持有但拒不提供的源程序的内容不利于华仁公司，经法院反复释明，华仁公司最终仍不提供被控侵权的HR-Z软件源程序以供比对，故依法应当承担举证不能的不利后果。

综上，江苏省高级人民法院认为，根据现有证据，可以认定被控侵权的HR-Z软件与上诉人石鸿林的S系列软件构成实质相同，华仁公司侵犯了石鸿林S系列软件著作权。

案例来源：

《石鸿林诉泰州市华仁电子资讯有限公司著作权侵权纠纷案》[《最高人民法院公报》2009年第3期(总第149期)]

实战指南：

一、办理涉及计算机软件源代码商业秘密案件时，律师应该知道如何比对源代码

首先，律师应该知道同一计算机程序的源程序和目标程序之间的关系，两者为同一作品，计算机软件单独以源程序方式向外传播的情况较少，大多是以目标程序的形式向外传播，其表达方式有时也记载在相关文档中。因此，进行鉴定时不应局限于源程序的比对，也可以通过对目标程序、文档等进行比对，从整体上进行分析，以判断争议软件的相似性或相同性。

二、注意了，不是所有的源代码都能从产品上直接读出来。

如果像本案这种软件主要固化其他公司的芯片上，而芯片是一块带自加密的微控制器，必须首先破解它的加密系统，才能读取固化其中的软件代码。从软件上读取源代码的难度非常大，几乎是难以完成。即便解密成功，通过芯片解密得到的二进制代码，再反汇编出的软件源代码与被解密的软件实际的源代码会有一定差异，这种差异的范围有多大，难以估计，同时，芯片解密本身的合法性也是一个问题。因此，软件权利人或者商业秘密权利人在起诉被告时，一定要将获得被告产品使用的源代码难度考虑在内，提前做好相应准备。

三、比对原被告源代码是否具有同一性，不能通过比对原被告软件功能是否相同来完成。

有时候原告无法获得被告的源代码，意图通过功能比对鉴定，在各自软件实现的功能相同或者一致的情况下，证明被告存在侵权可能性，进而产生举证责任转移的效果，以使被告提供其软件源程序。但是，软件源程序的同一性鉴定与软件功能性鉴定是两回事，实现一种功能的方法可以有多种方式。功能通常被认为是软件的思想、概念，任何人都不能排斥他人研发与自己功能相同的软件，软件功能相同并不等同于比对软件具有实质性相似或者相同，因此，不同软件实现了相同、相似的功能，不能当然得出一方软件侵权的结论。要证明双方计算机软件之间构成相同或实质性相同，需要比对双方计算机软件的源程序或目标程序之间构成相同或实质性相同。

四、不能直接获取被告源代码时，可以多一些间接对比两者相同。

根据计算机软件设计的一般性原理，在独立完成设计的情况下，不同软件之间出现相同的软件缺陷机率极小，而如果软件之间存在共同的软件缺陷，则软件之间的源程序相同的概率较大。因此，原告可以对比两者运行存在的缺陷位置、表现相同或类似，两者在加电运行时存在相同的特征性情况、使用说明书基本相同、整体外观和布局基本相同等相关事实，初步证明原被告的软件构成实质相同。

专业背景介绍：李营营，北京云亭律师事务所高级合伙人，业务培训工作委员会副主任，北京企业法律风险防控研究会第二届理事会理事，高级企业合规师，毕业于中国社会科学院，民商法硕士（公司法方向），拥有证券从业资格，专注于商业秘密民事与刑事、与技术相关的争议解决和保护、民商事诉讼与仲裁、保全与执行等实务领域，在最高人民法院、各省级高级人民法院成功办理多起重大疑难复杂案件。李营营律师深耕知识产权民事纠纷和刑事犯罪领域多年，对涉知识产权（尤其是商业秘密民刑案件、与技术相关的合同纠纷、商业诋毁等不正当竞争案件）相关法律问题均有深入研究。李营营律师代理的多起知识产权民事案件获得判决的胜诉结果，代理客户作为原告成功争取法院3倍惩罚性赔偿，代理被告客户成功争取法院判定不构成侵权的胜诉结果，代理被害企业成功启动刑事立案、刑事追诉、成功争取犯罪分子得到刑事处罚结果；代理被告人/被告单位处理的涉商业秘密犯罪刑事案件也取得了无罪、检察院决定不予追诉的良好效果。同时，李营营律师在商业秘密体系建设领域，也具有丰富的项目经验。协助多家企业客户完成企业商业秘密保密体系运行情况的法律尽职调查，成功为多家企业客户建设完善的商业秘密保密体系。在5类技术合同领域，李营营律师团队围绕不同业务领域下技术合同签订以及履行中风险点，形成了数百篇专题研究文章，熟悉该类合同纠纷常见风险点和解决方案。在民商事争议解决领域，李营营律师成功代理多位企业客户在多例合同纠纷案件中完成诉讼目的，善于以高效的沟通和专业的能力在短期内为客户快速回款，通过商业谈判、诉讼打击、第三人债务加入、调解和解等手段有效保护客户合法权益。截至目前，李营营律师在“法客帝国”“民商事裁判规则”“保全与执行”等公众号发表与技术、商业秘密、公司实务、保全与执行等话题相关专业文章百余篇，多篇文章被最高人民法院和各地法院转载，广受业内人士好评。李营营律师团队一直致力技术保护和与技术有关的争议解决，多年来深入研究技术委托开发合同、技术合作开发合同、技术转化合同、技术转让合同、技术许可合同、技术咨询合同、技术服务合同、技术培训合同、技术中介合同、技术进口合同等与技术合同相关的争议解决，在该特定领域内发布了数百篇专业文章，对技术合同纠纷案件有扎实并深入的研究，熟悉该领域内常见、多发的问题和争议焦点，熟悉法院实务裁判规则，擅长拟定各类技术合同，能够迅速精准识别合作的风险和合同漏洞，可以协助开发方或委托方提前控制好法律风险，提供风险应对方案、及时解决风险，推动技术项目安全高效运行。2022年，李营营律师结合多年来办理大量执行审查类相关业务的经验，以真实案例为导向，对各种业务场景下的主要法律问题、典型裁判规则、风险应对策略和解决方案建议进行类型化汇总和归纳，合著出版《保全与执行：执行异议与执行异议之诉实战指南》。接下来，李营营律师团队会陆续出版商业秘密实战的相关书籍、技术合同纠纷实战指南、不正当竞争实战的相关书籍、知识产权犯罪的相关书籍。