确定惩罚性赔偿倍数时应考虑侵权行为的隐蔽性和侵权人逃避追责的可能性

近日，最高人民法院知识产权法庭公布一起适用惩罚性赔偿典型案例。该案判决对加强知识产权司法保护，完善知识产权惩罚性赔偿裁判规则，切实发挥惩罚性赔偿惩戒侵权行为、有效救济权利、激励创新创造的制度价值具有积极意义，对同类案件处理具有一定参考价值。现予转载，以飨读者。

确定惩罚性赔偿倍数时应考虑侵权行为的隐蔽性和侵权人逃避追责的可能性

——（2023）最高法知民终2573号

近日，最高人民法院知识产权法庭审结一起涉红外成像仪内置软件的侵害计算机软件著作权纠纷上诉案，支持涉案软件著作权人提出的惩罚性赔偿请求，改判赔偿经济损失约5448万元。二审判决指出，人民法院在确定知识产权侵权惩罚性赔偿的倍数时，除了应考虑侵权人的主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等基本因素外，还应将侵权行为的隐蔽性和侵权人逃避法律追责的可能性作为裁量因素，对于存在侵权手段隐蔽、侵权证明难度大、侵权行为被发现和查证的概率较低的情形，可以适当提高惩罚性赔偿的倍数。

本案中，甲公司成立于2008年3月，专业从事红外热像仪的研发和生产，涉案权利软件系红外热像仪内置软件，由FPGA程序、电池电量检测驱动程序、温度传感器驱动程序和红外库压缩算法程序四部分组成。乙公司于2017年10月成立，其法定代表人梁某曾在甲公司工作8年并担任公司总经理。梁某于2016年7月从甲公司离职，且在离职前以财务负责人、联络人身份申请设立丙公司。丙公司于2016年7月成立，并于2016年12月开始对外销售红外热像仪。2019年5月，丙公司的股东变更为乙公司。甲公司经调查发现，乙公司、丙公司生产、销售的红外热像仪内置软件与甲公司的权利软件实质性相似，于2021年8月向法院起诉乙公司、丙公司侵害其计算机软件著作权。

一审判决认为，乙公司、丙公司生产、销售的红外热像仪侵害了甲公司权利软件的复制权、发行权，丙公司已被乙公司吸收合并，丙公司在本案中应承担的侵权责任由乙公司承担，故判令乙公司停止侵权，并酌定乙公司向甲公司赔偿经济损失1400万元、维权合理开支101万元。一审判决对甲公司主张的惩罚性赔偿未予支持。

甲公司、乙公司均不服，提出上诉。甲公司主张，一审判决的赔偿数额计算有误，且对2021年1月1日之后的侵权行为应适用惩罚性赔偿；乙公司主张其行为不构成侵权。

最高人民法院二审认为：乙公司生产、销售的红外热像仪内置软件与甲公司权利软件构成实质性相似，结合梁某等曾在甲公司的任职经历，乙公司存在接触权利软件的可能性，故乙公司不构成侵权的上诉主张不能成立。一审判决判令乙公司停止侵权并酌情支持甲公司合理开支101万元并无不当，二审判决对此予以维持。

首先，本案可以适用惩罚性赔偿。其一，乙公司具有较为明显的侵权故意。其法定代表人梁某在甲公司任职长达8年并担任甲公司总经理，理当知道甲公司对权利软件享有著作权的基本事实，且具有接触权利软件的可能性。其二，乙公司、丙公司侵权行为情节严重。梁某在离职前即申请设立丙公司，并于丙公司成立不到5个月开始销售被诉侵权产品。被诉侵权行为持续时间较长，乙公司至本案一审审理时仍在就被诉侵权产品参与投标活动。此外，乙公司经一审法院释明后拒不提交被诉侵权软件源代码以供司法鉴定机构进行技术比对，拒绝提交其与丙公司的财务账册以查明侵权违法所得。对甲公司提出的惩罚性赔偿主张，依法应予支持。

其次，关于惩罚性赔偿基数的确定。对于民法典实施日（2021年1月1日）之前的侵权行为，因当时的法律并未规定著作权侵权惩罚性赔偿制度，故对该期间发生的侵权行为原则上不适用惩罚性赔偿，仅支持补偿性赔偿。2021年1月1日之前，乙公司、丙公司的被诉侵权产品总销售额约1.7亿元；参考同业公司、同类产品40%-60%利润率区间，酌定被诉侵权产品销售利润率50%；基于内置软件功能是决定红外成像仪性能的核心要素，酌定被诉侵权软件对产品销售利润的贡献率50%，计算得出乙公司、丙公司该期间内侵权获利约4256万元。对于民法典实施日之后的侵权行为，依法可以适用惩罚性赔偿。2021年1月1日之后，乙公司的被诉侵权产品销售额约1191万元，依据前述计算方式，计算得出乙公司侵权获利约298万元，此部分既作为补偿性赔偿数额，也应依法作为适用惩罚性赔偿的基数。

最后，关于惩罚性赔偿倍数的确定。在确定惩罚性赔偿倍数时，应考虑侵权行为的隐蔽性和侵权人逃避追责的可能性。本案中，甲公司在一审期间曾多次申请对乙公司、丙公司的财务账册进行司法审计，因乙公司不予配合，未能取得相关财务账册。后甲公司通过向案外人单位调取乙公司、丙公司的投标材料，并根据投标材料所反映的交易情况向一审法院申请调取乙公司、丙公司的销售发票，由此对被诉侵权产品的销售额进行统计。因此，存在甲公司因未查询到有关单位招投标情况而未能将被诉侵权产品销售额完整统计的较大可能。综合考虑乙公司具有明显侵权故意、侵权行为情节严重等因素，尤其是被诉侵权软件系内置于硬件设备中，主要通过招投标形式向特定客户销售，侵权行为隐蔽性较高，权利人证明难度较大，侵权行为被发现和查证的概率相对较低，二审判决以乙公司在2021年1月1日之后的侵权获利为基础，对于甲公司提出的3倍惩罚性赔偿请求予以支持。据此，二审改判乙公司向甲公司赔偿经济损失共计约5448万元。

来源 | 最高人民法院知识产权法庭

编辑 | 许晓琪

校对 | 罗冠明

审核 | 冼文光