发明与实用新型同日双申造成权利失效的思考

案件基本情况
近日，审查员针对一件发明下发了审查意见，审查员指出本申请与已授权的实用新型属于同一申请人同日申请的发明及实用新型。但由于实用新型在获得专利权之后，因申请人未缴纳专利年费处于“未缴年费终止失效”状态。审查员依据《专利法》及《专利法实施细则》的相关规定，认为由于实用新型未缴纳年费，因此申请人无法放弃实用新型专利权，最终发明案件由于不满足授权条件，申请人无法被授予发明专利权。

相关法条依据
国家知识产权启动了对《专利审查指南》的修订，根据2025年对《专利审查指南》的最新修订决定，就同一专利技术同日申请实用新型及发明专利的，在对发明专利或实用新型专利的权利要求内容进行修改后，依然属于《专利法》第九条第一款所规定的情况；在申请人不同意放弃实用新型专利的情况下，发明专利则会被驳回。修订依据显示，在2026年1月1日之前发明进入实质审查阶段并即将获得授权时，审查员会提醒申请人放弃实用新型专利权，或者对发明专利的权利要求内容进行调整，以使同日申请的发明专利与实用新型的权利要求内容（权利要求的保护范围）产生实质性区别；若申请人对发明专利的权利要求内容进行调整，则可以同时获得发明专利权及实用新型专利权（实用新型在先获得授权）；若申请人放弃实用新型专利权，则在不修改发明专利的权利要求内容时，可以获得发明专利权。

根据国家知识产权局令，上述对于《专利审查指南》的修订已于2026年1月1日正式生效且开始施行。则在2026年1月1日之前就同一专利技术同日申请实用新型及发明专利的情况，在2026年1月1日之后发明进入实质审查阶段后，申请人依然面临强制“二选一”的局面，也即使申请人选择修改发明专利的权利要求内容但未选择放弃实用新型专利权，发明专利依然会被驳回。

对当事人的影响
由于发明专利的“含金量”普遍高于实用新型，因此绝大部分发明人在面临相关问题的情况下，通常选择放弃实用新型专利权，而保留发明专利权。
但结合本案的具体审查情况来看，目前由于实用新型专利处于“未缴年费终止失效”状态，该实用新型专利权无法被放弃；这一情况也即是申请人可以保留实用新型专利申请日至其终止失效日之间的实用新型专利权，在这一时间段内实用新型专利权是有效的。于此同时，由于《审查指南》于2025年修订后，申请人无法通过修改发明专利的权利要求内容以使发明专利获得授权。当事人陷入“无解”难题，也即实用新型专利权已确认失效、但发明无法获得授权的困境。方案内容已作为现有资料被公开（公开日也即是发明专利的公开日/实用新型专利的授权日），且技术方案无法获得后续保护。
同类案件影响分析
虽然立法有明确规定，发明与实用新型同日双申不可以同时获得专利权保护，但立法者显然忽略了实务处理过程可能对当事人造成的影响。从目前的情况看，专利申请人显然是因自身过失导致未缴纳年费致使实用新型专利权失效，而并非故意为之；且结合实务角度看，绝大部分申请人都希望获得发明专利权。仅仅因为申请人的过失行为导致同日双申专利无法获得专利权保护，专利获得授权保护的进程陷入“死胡同”。既然审查员审查过程中认定发明专利有获得专利权保护的期望，足以说明发明专利具有较强的创造性；而仅仅是因为同日双申的实用新型失效导致一项具有创造性的技术方案无法得到专利保护，会对社会及当事人造成难以弥补的损失；这也显然并不符合对知识产权进行有效保护的立法目的。
针对具体实务处理来看，立法者显然忽略了实务中可能存在的相关问题，对于同案双申的专利，很可能是实用新型获得授权、发明专利在实用新型授权之后3-4年才进入实质审查得出是否授权的结果；而现实中立法者却采用“一刀切”的方式进行处理，忽略了2026年1月1日之前实用新型获得授权单因放弃缴纳实用新型的专利年费而导致失效，发明专利在2026年1月1日之后才进入审查的特殊情况，出现这一特殊情况时同案双申的专利无法获得授权，且基于当前法律法规的规制，当事人也无法寻求行政救济。
专利审查过程作为一种行政许可行为，立法者应当考虑符合行政法关于“高效便民”的基本原则；从行政行为有利于当事人的角度来看，本案的审查过程显然是缩限了当事人对于专利获得授权的处分权，也即对当事人的权益造成了减损，这并不符合“保护当事人”的宗旨。其次，从法律修改程序的角度分析，因新法（《专利审查指南》的修订）实施导致申请人丧失发明专利授权的利益，新法相比与旧法而言对当事人更不利，且新法还剥夺了当事人因过失导致同日双申专利无法获得专利权保护时寻求行政救济的权利。
对后续案件处理的指导意义
专利年费缴纳作为专利授权的后续管理流程，需要申请人每年按时进行缴费，才能使专利权保护期限获得延续；而本案的申请人显然忽略了缴纳年费的重要作用，因自身疏忽而导致实用新型专利权失效，进而导致因新法实施后发明专利无法获得授权。因此建议在发明专利授权之前，申请人对实用新型持续进行缴纳年费，直至发明专利进入实质审查阶段，结合发明专利在实质审查阶段的审查结果进而决定是否继续对实用新型缴纳年费。
从保护当事人合法权益的角度出发，因申请人已停止缴纳实用新型专利年费，则申请人主观上具有放弃实用新型专利权的想法，可视为申请人自愿放弃实用新型专利权，实用新型专利权即自始至终不存在。因此笔者建议专利审查机关参照申请人自愿放弃实用新型专利权的方式对类似案件进行审查处理，而并非采用“一刀切”的方式直接认定实用新型专利权失效；这一处理方式并不会出现同一技术在授权有效期上存在时段重叠的情况，也并未违反《专利法》及相关法律规定，还能够避免因为申请人的过失行为导致同日双申专利无法获得专利权保护的现实困境，是解决现实中相关实务问题的“最优解”。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：涂年影 深圳精英创新知识产权代理有限公司