商业秘密律师李营营分享：非法获取他人商业秘密并申请专利，如何处理？

李营营律师：非法获取他人商业秘密并申请专利，如何处理？

专利权属并非当然转移，关键在于技术秘密是否构成专利方案的实质性内容

阅读提示：

将他人技术秘密申请专利，是商业秘密侵权中后果最严重的行为之一。专利申请一旦公布，原本仅在特定范围内受控的技术信息可能面向社会公开，权利人的秘密状态、许可收益和市场领先优势均可能遭到不可逆损害；不当申请人还可能凭借所获专利反向限制真正研发者的生产经营。权利人可以依据具体阶段和证据，选择专利申请权或者专利权权属确认、侵害技术秘密、行为保全、损害赔偿等救济。本文结合最高人民法院审结的VMI公司与萨驰公司“轮胎成型机”专利权属系列案件，梳理此类案件的裁判路径、举证责任与实务策略。

裁判要旨：

技术秘密权利人以侵害技术秘密为基础主张专利申请权或者专利权归属时，人民法院应审查：在先技术是否构成技术秘密；专利文件是否披露、专利技术方案是否使用该技术秘密；该秘密是否构成专利方案的实质性内容；被诉申请人在申请日前是否具有接触机会和渠道；其是否对专利实质性特点作出独立的创造性贡献。权利人证明技术方案相同或者实质相同并存在接触可能后，被诉申请人主张独立研发、合法来源或者创造性贡献的，应当提出相应证据。只有在技术秘密构成专利方案实质性内容且被诉方不能证明正当权利基础时，才可能判令相关专利权归技术秘密权利人所有；并非任何包含少量秘密信息的专利都当然全部转移。

案情简介：

1. VMI荷兰公司（以下简称“VMI公司”）研发了一种新型轮胎成型机技术，可明显缩短单胎生产时间并降低设备成本。VMI公司向全球市场推出相关技术及MAXX轮胎成型机，多家中国轮胎制造企业亦采购使用。

2. VMI公司对有关技术采取严格保密措施，在提供设备、图纸和技术资料前与客户签署知识产权及保密条款，明确技术权利归属并限制披露和使用。

3. 2013年12月6日，VMI公司与韩某公司签署MAXX成型机采购协议并交付技术手册、机械图纸等资料。韩某公司承诺保护VMI公司的知识产权、商业秘密、专业知识及设备所包含的专有技术。

4. 朴某、张某曾在韩某公司任职，因岗位关系有机会接触VMI公司交付的MAXX成型机及相关技术资料。

5. 2014年3月，朴某、张某离开韩某公司后进入萨驰智能装备股份有限公司（以下简称“萨驰公司”）工作。

6. 2014年11月6日，萨驰公司提出名称为“一种胎面组件上料系统”的发明专利申请，后获授权。VMI公司认为该专利的权利要求、附图及技术细节与其在先MAXX技术文件相同或者实质相同。

7. 2018年9月20日，VMI公司向江苏省苏州市中级人民法院起诉，请求确认涉案专利权归其所有。

8. 2019年12月26日，苏州中院一审认为VMI公司未能证明萨驰公司实施非法占有在先涉密技术的行为，判决驳回诉讼请求。VMI公司提起上诉。

9. 最高人民法院在二审中围绕技术秘密成立、专利方案披露和使用、接触可能性以及创造性贡献重新审查。

10. 2022年12月13日，最高人民法院撤销一审判决，支持VMI公司的权属请求，认定涉案专利权应归VMI公司所有。

案件争议焦点：

涉案“一种胎面组件上料系统”发明专利的技术方案是否来源于VMI公司的在先技术秘密；萨驰公司是否具有接触渠道并作出独立创造性贡献；在侵害技术秘密申请并取得专利的情况下，专利权应当归属于何方。

最高法院裁判要点：

一、VMI公司主张的在先技术构成技术秘密。

VMI公司提交与多家轮胎企业买卖MAXX、EXXIUM成型机的合同、发票、装箱单、验收证明、往来邮件和新闻报道等证据，能够证明其在涉案专利申请日之前已经形成并商业化使用相关技术。技术手册和机械图纸受合同保密义务约束，相关资料并未向公众自由开放，且能够为设备性能和市场竞争带来价值。法院据此认定VMI公司主张的在先技术满足技术秘密的法定条件。

二、涉案专利技术方案使用并披露了VMI公司的技术秘密。

法院将专利权利要求、说明书、附图与VMI技术资料进行整体比对。二者均通过带束鼓在水平方向和垂直方向同时运动，主动贴合带束层模板、冠带模板和胎面模板；均使用两个伺服电机分别控制两个方向的运动；取得的效果也相同，即模板保持固定，仅控制带束鼓运动完成上料，从而节省时间、缩短周期并降低成本。上述技术并非专利中的附属细节，而是其主要发明点和实质性内容。

三、在案证据能够证明萨驰公司具有接触技术秘密的机会和渠道。

证据显示，萨驰公司员工曾通过工作邮箱发送VMI公司交付给韩某公司的MAXX技术手册。尽管该邮件时间晚于涉案专利申请日，但可以从侧面证明萨驰公司与韩某公司之间存在获取VMI技术资料的联系渠道。结合朴某、张某从韩某公司离职后进入萨驰公司、其原岗位具有接触条件等事实，法院认定萨驰公司在申请日前具有接触在先涉密技术的机会。

四、萨驰公司未证明独立研发或者对专利实质性特点作出创造性贡献。

VMI公司已经证明在先研发、接触渠道和技术方案实质相同后，萨驰公司主张专利源于独立研发，应当对其研发过程和创造性贡献举证。法院审查认为，萨驰公司提交的材料缺乏连续、可信的技术形成过程，不能证明涉案方案由其独立完成，更不能证明其对专利主要发明点作出创造性贡献。基于双方举证和事实联系，法院认定萨驰公司以不正当手段获取VMI公司的技术秘密并申请专利，判令专利权归VMI公司所有。

案例来源：

《VMI荷兰公司、萨驰智能装备股份有限公司专利权权属纠纷民事二审判决书》，案号：（2020）最高法知民终661号。相关系列案件还包括（2020）最高法知民终902号、1003号。

实战指南：

第一，发现技术秘密被申请专利后，应先确认案件所处阶段。

若专利申请尚未公开，首要目标是阻止秘密进一步披露并固定申请文件、申请人及发明人信息；若申请已经公布但尚未授权，应评估申请权归属、向审查程序提交意见及诉讼保全；若已经授权，则可以根据事实提起专利权权属确认和技术秘密侵权诉讼。不同阶段对应的请求、管辖、证据和紧迫性不同。权利人还应检索同族申请和境外布局，防止国内维权时遗漏海外公开和权利。

第二，专利权属诉讼与技术秘密侵权诉讼的目的并不相同。

权属诉讼解决专利申请权或者专利权归谁所有，核心在于谁对发明创造的实质性特点作出创造性贡献以及被诉申请人的权利来源；技术秘密侵权诉讼则解决不正当获取、披露、使用造成的停止侵害和赔偿责任。权利人可以根据案情并行或者协调提出请求，但应避免重复评价和请求冲突。即使专利转移，申请公布导致秘密丧失、市场损失等后果也未必得到完全弥补，仍需评估侵权赔偿。

第三，标题所称“专利权归技术秘密权利人”必须结合实质性内容和贡献程度理解。

并非专利文件只要出现一项技术秘密，整项专利就当然归原权利人。法院需要判断该秘密是否构成专利技术方案的实质性内容。如果被诉方在合法部分基础上作出独立且不可分割的创造性贡献，可能涉及共同权利或其他利益安排；若秘密内容只是非关键细节，也未必足以支持全部权利转移。权利人应当把秘密点与权利要求、说明书和附图逐项映射，说明其对主要发明点的决定性作用。

第四，技术秘密成立是权属主张的第一道门槛。

权利人应证明在专利申请日前已经形成具体技术信息，并说明载体、研发过程、非公知性、商业价值和保密措施。研发记录、版本图纸、试验报告、设备交付、合同发票、邮件、验收资料和权限记录可以相互印证。若信息在申请日前已由权利人自行公开、容易反向获得，或者保密措施不足，即使专利方案相同，也难以基于侵害技术秘密取得专利权。

第五，专利比对不能只看功能相同，应审查技术手段、技术效果与实质性特点。

不同设备可能实现相同功能，但采用完全不同技术路线；反之，对秘密方案作文字改写、尺寸调整或者非实质替换，也不影响实质相同。比对时应以权利要求、说明书、附图和审查档案为专利侧材料，以秘密点载体为权利人侧材料，分析技术问题、核心构思、结构关系、控制逻辑和效果，并区分公知部分、秘密部分及申请人的可能贡献。必要时可借助专家辅助人或鉴定，但法律结论仍由法院作出。

第六，“接触＋实质相同－正当来源”是重要证明框架。

技术秘密侵权通常隐蔽，权利人难以取得直接窃取证据。当其证明被诉申请人在申请前具有获取渠道，专利技术与秘密实质相同，且秘密构成专利实质性内容时，可以形成不正当获取和披露的高度盖然性。被诉方主张独立研发、反向工程、合法受让或者其他正当来源的，应提交完整证据。该框架并非降低权利人对秘密成立和技术同一性的证明责任，也不能仅凭人员流动或行业竞争推定侵权。

第七，独立研发证据必须连续、原始并与专利方案相对应。

有效研发材料通常包括立项文件、技术需求、草图、计算过程、仿真和试验数据、失败版本、评审纪要、代码或图纸版本记录、采购加工记录及人员分工。诉讼后集中制作的说明、缺乏时间戳的电子文件、只有最终方案而无演进过程的材料，证明力有限。企业日常应使用受控研发系统保存版本、签名和日志，专利申请前由研发人员确认贡献，避免权属争议发生后无证据自证。

第八，发明人身份与专利权归属相关但并不等同。

现行专利法实施细则规定，发明人是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的自然人。负责组织管理、提供资金设备、执行常规试验或者简单整理资料，通常不当然属于发明人。专利权可以基于职务发明、合同约定或转让归属于单位。权属案件应分别查明谁作出技术贡献、贡献发生于何种法律关系以及申请权如何转移，不能仅依据请求书中的发明人名单认定真实权利。

第九，专利申请本身可能构成对技术秘密的披露和使用。

把秘密写入专利申请并提交，目的在于取得排他权，属于对信息的处分和利用；申请公布后还会导致对社会公开。即使专利最终未授权，侵害后果也可能已经发生。权利人发现风险时应尽快申请证据保全、行为保全，要求被诉方不得转让、质押、许可、恶意放弃专利或继续处分相关申请，并在诉讼中申请对涉密材料采取保密措施。

第十，专利无效程序不能完全替代权属诉讼。

无效程序主要审查专利是否符合授权条件，宣告无效的结果通常是专利权视为自始不存在，并不会当然把权利交还真正技术贡献者，也不能完整解决不正当获取、泄密和损害赔偿。若权利人的目标是取得并维护专利，应优先评估权属诉讼；若专利已经公开现有技术、缺乏新颖性或者对经营形成现实障碍，也可同步考虑无效程序。两条路径的目标和后果应统一规划。

第十一，跨境交易中的保密条款和证据形式尤其重要。

VMI案件涉及境外权利人、设备出口、外国客户和跨国技术资料。企业应在销售、安装、培训和售后合同中明确技术权属、保密范围、使用目的、转交限制、员工及关联方责任、争议解决和证据留存；交付图纸时保存版本、清单和接收人。诉讼中还要提前处理境外主体资格、授权、电子邮件真实性、翻译及必要的公证认证问题，避免实体权利明确却因证据形式受阻。

第十二，企业应建立专利申请前的技术来源审查机制。

申请专利前应由研发、法务和知识产权部门核查技术来源，确认是否包含客户、合作方、前雇主或开源项目的保密信息；要求发明人披露任职经历、外部合作和资料来源；对异常相似的竞品技术开展隔离审查。新员工入职时书面要求不得携带和使用原单位资料，并对带入文档进行清理。技术来源审查既保护他人权利，也是在未来权属诉讼中证明善意和独立研发的重要证据。

第十三，取得权属判决后仍需完成登记变更和后续风险处理。

生效判决确认权属后，应及时向国家知识产权局办理权利人变更，接管年费、审查意见答复、无效程序和许可安排，防止原登记权利人恶意放弃或处分。还应评估专利公布是否已经使原秘密进入公知领域、剩余未公开诀窍是否继续保密、侵权产品和技术资料如何销毁或移交，以及是否另行主张赔偿。权属判决是救济的重要环节，但不是风险处置的终点。

结语：

非法获取他人技术秘密并申请专利，将商业秘密侵权与专利权属纠纷交织在一起。权利人要取得专利申请权或专利权，不能只证明自己先研发，也不能只证明双方技术相似，而应建立“技术秘密成立—申请前接触—专利实质使用和披露—秘密构成实质性内容—被诉方无独立贡献或正当来源”的完整证据链。与此同时，还应根据申请、公开和授权阶段及时采取保全、权属、侵权和专利程序措施，尽可能降低公开造成的不可逆损害。

专业背景介绍：李营营，北京云亭律师事务所高级合伙人，专业培训委员会副主任，高级企业合规师，毕业于中国社会科学院，民商法硕士（公司法方向），拥有证券从业资格，专注于与技术相关的争议解决和保护、民商事诉讼与仲裁、保全与执行等实务领域，在最高人民法院、各省级高级人民法院成功办理多起重大疑难复杂案件。

• 李营营律师深耕知识产权民事纠纷和刑事犯罪领域多年，对涉知识产权（尤其是商业秘密民刑案件、与技术相关的合同纠纷、商业诋毁等不正当竞争案件）相关法律问题均有深入研究。李营营律师代理的多起知识产权民事案件获得判决的胜诉结果，代理多起客户作为原告成功争取法院3倍惩罚性赔偿，代理的多起被告客户成功争取法院判定不构成侵权的胜诉结果，代理多起被害企业成功启动刑事立案、刑事追诉、成功争取犯罪分子得到刑事处罚结果；代理多起被告人/被告单位处理的涉商业秘密犯罪刑事案件也取得了无罪、检察院决定不予追诉的良好效果。
• 2023年，李营营律师代理的商业秘密民事案件入选某省高级人民法院知识产权保护白皮书。
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• 2024年4月，李营营律师全程代理的另一起商业秘密民事案件（代理原告）被某省高级
• 人民法院评为省内唯一一件判赔额最高的案件。同时，李营营律师在商业秘密体系建设领域，也具有丰富的项目经验。协助多家企业客户完成企业商业秘密保密体系运行情况的法律尽职调查，成功为多家企业客户建设完善的商业秘密保密体系