泰和泰商标专栏 | 办案随记——记一次使用“重复起诉”抗辩引发阶段性逆转的经历

前言
我从事知识产权诉讼工作近二十年，早些年沉迷于打磨诉讼技术，追求胜诉率，以此获得成就感；偶尔会就有意思的实体问题写写文章，分享在办案过程中获得的对一些问题的思考总结。写专业文章的过程中，我是快乐的，但也多少有些压力。为力求准确、减少误导，我需要再去翻阅案卷，查实法条和学者观点，有时候为了使文章的观点更具有说服力，还需要在撰写文章时调研更多正反案例以做对比分析，这使得有时虽然灵感乍现，却难以快速输出成文，以致于最后错过了灵感。因此我也时常在想，如何能在某些“心动”的瞬间，抓住一刹那的“兴趣”，快速地单纯地不带负担地分享一些小而美的信息，或是一个仅生发于个人思考的自认为的巧思，或是一场与法官或当事人之间酣畅淋漓的共鸣。如此，我迸发了写一个《办案随记》系列的想法。
从事知识产权诉讼的这些年，我感触最深的是，学和做任何事最好的老师是兴趣，只有当我们在做一件事时不断能被激发兴奋和认同，这件事才能长久地被做下去。而时间带来的复利远超想象。那么在诉讼这样高强度对抗的工种中，什么容易带来兴奋和认同，也许是赢？我以前也是这样想的，也确实为此付出过很多努力，在刚入行的头几年，每次开完庭我都会在吃饭睡觉发呆时无法抑制地一直复盘庭审过程，琢磨下次法官或对方代理人发表某观点时我该如何应对，该过程有时候能长达三到五天。这种痴迷也让我获得很快的进步和很多的正反馈。到近五年，我逐渐改变看法，技术固然极其重要甚至可以说是底线，但对技术的追求永远有上限，它的上限在于案件事实、在于客观形势、在于各方制衡。而无上限的是，我们作为律师，如何使用技术对事实进行尽量地还原，并在符合事实的合理范围内去追求对法院而言以及对各方而言更合理的结果，如此我们依靠的并非个人或个人技术，而是支撑我们的“形势”。 在此形势的助力下，我们的能力和能量得以被放大，从而可能获得意想不到的结果。
因此，在这个系列里，我希望分享的也并非仅仅是一些实操心得，而是希望能够相对准确和客观地表达这种对形势的判断，以及与形势共振的快乐。我想这可以总结为——多赢。
写在本系列开篇之前。

【正文：记一次使用“重复起诉”抗辩引发阶段性逆转的经历——澳洲奶粉商标侵权案】
Part.01 引言
应对商标侵权纠纷，被告通常会采取商标不近似抗辩、商品非类似抗辩、不混淆抗辩、在先使用抗辩、正当（合理）使用抗辩、销售商合法来源抗辩等实体抗辩事由，而往往容易忽视程序性对抗策略。在实践中，在实体抗辩的基础之上，同时用足用好程序性武器，有时反而可能具有意想不到的代理效果。
本文分享的则是我及团队代理被告针对原告先后提起的三个具有一定复杂性的商标侵权诉讼，成功以重复起诉为由进行抗辩，致使原告后两案均被法院裁定驳回，并通过第一案一审胜诉判决取得暂时性胜诉，阶段性逆转双方攻守形势的案例。有趣之处在于，很多有效的决策往往并非来源于按照“诉讼技巧”或“攻防策略”范式化拟定策略的过程中，而是出于与客户、法院、对方碰撞中的灵光一现。我想这也是诉讼的魅力所在。
Part.02 案件背景
本案涉及因同一经销商销售某品牌乳铁蛋白调制乳粉产品引发的三件系列商标侵权纠纷。原告广州奥某公司系该品牌相关商标在中国的注册人，被告重庆贝某公司是该品牌相关商标在澳大利亚原产国的商标注册人珊某公司在中国大陆的经销商。我团队受珊某公司委托代理被诉的经销商，即被告。
纠纷的背景是：澳大利亚珊某公司的原实际控制人与奥某公司的原实际控制人相同，均为某自然人，两公司曾为相同实控人名下的两家企业。原实控人安排珊某公司在澳大利亚负责产品的生产，之后由奥某公司等以中国总代理的身份将产品进口至中国销售。在对外宣传中，该品牌被宣传为澳洲品牌、珊某公司为其品牌方及生产商。2018年，原实控人将其名下超过50%的珊某公司股权以较高价格销售给澳大利亚本地的第三方J公司，收购协议未明确约定知识产权的归属与安排。J公司成为珊某公司控股股东后依然指派原实控人继续管理珊某公司并经营该品牌产品，J公司负责投资并享有按股份分配的收益。2022年底，因收益分配争议，作为珊某公司两大股东的J公司与原实控人合作关系破裂，后J公司以控股股东身份罢免了原实控人的职务，更换了珊某公司的管理层，珊某公司亦由此终止向原实控人的中国公司奥某公司及其关联主体供货，并转委托其他中国代理商（包括本案被告重庆贝某公司）继续负责该品牌产品在中国大陆的销售、推广。
奥某公司对此不服，以其是该品牌在中国的商标注册人身份，针对珊某公司授权的其他经销商（包括本案被告重庆贝某公司）在中国大陆多个法院发起十余件商标侵权诉讼。至此，J公司及珊某公司现管理层才发现该品牌的中国注册商标均登记在奥某公司名下。
就本案重庆贝某公司一案，奥某公司于2023年2月至4月期间，在三个法院针对相同被告分别提起了三件诉讼。该三案是全部十余件商标侵权诉讼中最早提起的三案，相关信息如下：
1.重庆案（最先受理）：原告奥某公司在被告贝某公司淘宝店铺上下单，基于被告从重庆仓库发货的销售行为，诉请被告停止进口、销售全部侵权产品，并索赔1000万元人民币；
2.金华案：原告奥某公司在被告贝某公司淘宝店铺上下单，基于被告从金华仓库发货的销售行为，诉请被告停止进口、销售全部侵权产品，并索赔1000万元人民币；
3.广州南沙案：原告通过广州海关查扣到一批从澳洲进口、由重庆海关申报而从广州南沙海关入境的涉案产品，诉请被告停止进口、销售该批产品，并索赔200万元人民币。
Part.03 办案经过小记
（一）基本策略分析与制定——以重复起诉裁驳减少案件数量
我们在收到案件委托后，首先对案件的实体问题进行了评估。原告在中国享有相关商标的注册专用权，且有关商标相同/近似、商品相同/类似的认定应不存在疑问。然而本案与普通未经权利人授权许可的侵权使用不同：首先，原告与被诉产品的生产者珊某公司曾为相同实控人旗下的公司，也就是说，原告在市场上销售的产品亦由珊某公司生产（或委托加工），原被告双方的商品在物理来源及物理性质上完全相同；其次，该品牌产品已在中国具有一定的知名度，而珊某公司是当时消费者所认知的商品提供者及品牌权利人，此认知与中国注册商标实际由奥某公司持有的事实不符；再者，经深入了解，广州南沙案中被扣货的一批产品曾系由原告奥某公司一方向珊某公司下单生产，但由于双方合作破裂，履约过程中该批货物被终止向奥某公司供应，转而销售给被告重庆贝某公司，奥某公司针对同一批货物另行起诉了货物所有权的确权之诉。然而，由于奥某公司为该品牌的中国商标注册人，在已取得注册权且权利尚为有效的情况下，抗辩不侵权难度较大，成功几率较低。
基于此，我们给客户制定的策略是：拖延诉讼进展，并尽快推进针对奥某公司的商标无效宣告程序——以奥某公司作为代理经销商，在首次代理销售行为之后，申请注册以珊某公司名义对外使用的商标，违反《商标法》第十五条（代理人抢注）为由，宣告其注册商标无效。
由于实践中申请中止审理以等待商标无效宣告结果的成功几率并不高，同时在三个法院成功中止审理的难度更大，为减低难度，由于三案均涉及相同被告相同商标及相同商品，我们提出了重复起诉抗辩的程序性策略，尝试通过减少案件数量来提高延缓审理成功率。
在仔细研判三案案情后我们发现，重庆案与金华案均是针对原告代理律师在同一被告的相同网络店铺中销售的相同产品提起，原告分别提起重庆案与金华案的原因在于被告就两个订单分别从重庆仓库和金华仓库发货，即两批货物的仓储地不同。我们认为，该两案无论在当事人、侵权行为、被请求保护商标、被诉侵权产品、法律关系等方面均完全一致，符合重复起诉的相关规定。进一步查实发现，原告几乎是在相同时间提起三案诉讼，其中重庆案受理时间最早，因此金华案就非常顺利地以重复起诉为由裁定驳回了原告起诉。
（二）关于广州南沙案能否以重复起诉为由裁定驳回的难度及利弊取舍
如何处理广州南沙案更为复杂一些。广州南沙案是奥某公司针对重庆贝某公司申报进口并在广州南沙海关入关时被扣的一批货物提起的商标侵权之诉，在先期与当事人的沟通过程中，我们了解到该批货物实际是重庆贝某公司为另一跨境电商销售主体（境外主体）作境内担保人代为进口的货物。当事人一开始是希望在实体方面打跨境电商渠道的实体不侵权抗辩，其认为跨境电商是与大宗进口贸易完全不同的渠道，其货物是进入设置于中国大陆的保税区，属于拟制境外，因此不存在在中国大陆境内的流通行为，不应该构成商标侵权。在我们解释跨境电商的保税仓只是在进口与税务法律关系上的拟制境外，不能豁免于中国的知识产权侵权制度之后，当事人依然对该问题抱有自己的看法。
暂且不论有关前述实体问题的具体处理方案，但该事实对于我方主张原告提起广州南沙案构成重复起诉具有不利。在重庆案与金华案中，重庆贝某公司均是作为被诉侵权产品的销售商身份被诉，而在广州南沙案中，重庆贝某公司的行为更贴近于协助实际销售商（跨境电商销售主体）进行进口报关仓储清关等的帮助行为，有关销售商侵权与帮助侵权的条文和要件均有不同。
广州南沙案中还有一个特殊的情节，原告一方既对海关扣押的该批货物提起所有权确权之诉以抢夺货物并试图自行销售，又起诉重庆贝某公司进口并拟销售同一批货物的行为构成商标侵权。虽然商标权人的授权与否将决定一批产品的正品性与否，但该意思表示应当在货物出产之时即已做出且其性质应当恒定，权利人在事后仅根据对自己商业利益的判断临时决定或随意更改定性的行为缺乏法理支持。因此，经分析认为，就本案中涉及的该批货物而言，我们或可在实体上尝试主张正品（平行进口）。
在我们向法院提供了关于本案双方曾同属相同实控人、具有密切合作关系、后因控制权转移才形成本案纠纷的复杂背景材料；以及提交了原告关联公司已就本案同一批货物的所有权向法院提起确权之诉以试图抢夺该批货物的相关材料后，受诉法院对于该批货物的侵权定性亦出现了犹豫，这与我们判断或可主张正品抗辩的观点形成了共鸣。
在此前提下，代理团队灵机一动，与当事人商量在提出该正品抗辩的同时，可继续尝试一并主张重复起诉，基于重复起诉要求法院裁定移送或驳回起诉。由于本案并非简单的商标侵权，亦非典型的平行进口，在定性上具有一定复杂性，而减少案件数量对于两个法院减轻诉累以及对于我方当事人减轻两地分别应诉的负担均为有利，法院与我方当事人在这一点上可谓利益共同，因此代理团队经分析认为，在本案中借正品抗辩推动重复起诉认定，不失为较好的代理策略。
◆ 推动重复起诉抗辩的有利之处在于：
1、减少法院诉累和被告应诉之累；
2、本案中被告尚有原告就同一批货物既主张正品并抢夺所有权的情节，又有起诉被告进口和拟销售的行为构成商标侵权的情节，对被告的正品性抗辩有利，但另案中并无此情节，如两案能够合并，才能使该情节在整个侵权案件中发挥最大有利影响；
3、减少诉的数量，有利于延缓不利裁判的时间，为商标无效宣告程序争取时间。
◆ 不利之处在于：
1、如抗辩重复起诉，则需要淡化本案与另案的不同之处——本案重庆贝某公司实为跨境电商实际销售主体（境外主体）的境内代理人，其身份与另案的销售商具有区别，行为性质有区别。如抗辩重复起诉则不宜在本案中提出该观点，而该观点事实上可以减弱被告的侵权性质；对此，我们与当事人进行了深入的沟通，分析利弊，当事人基于我们的建议以及对其与实际销售主体商业关系的判断，愿意承接该销售主体身份，不做帮助行为抗辩。
2、我们在本案中实际披露了跨境电商模式等事实，仅是未作性质抗辩，如原告律师技术过硬且经验丰富，可以通过反驳这一点来主张被告的法律地位和两案审理的法律关系并不完全相同，从而豁免于重复起诉。一旦重复起诉抗辩失败，则本案既无法移送也不能驳回起诉，就将进入实体审理程序。
非常幸运的是，当事人支持了代理团队的判断和建议，原告律师也并未精准发现并提出法律关系的实质性不同之处（当然提出的情况下我们认为依然具有争辩空间），广州南沙法院支持了我方的重复起诉抗辩理由，作出了民事裁定书，认定：“本案与重庆案当事人、诉讼标的相同，诉讼请求亦实质相同，构成重复起诉。”并据此裁定驳回原告的起诉。奥某公司不服提起上诉，广州知识产权法院在终审民事裁定书中亦最终认定两案构成重复诉讼，维持了一审裁定。该举措倒逼原告将本案中的相关诉求在重庆案中补充提出，我们实质上协助当事人达到将三案合一的目的。
（三）重庆案一审判决的阶段性重大逆转
在我们代理当事人与原告经过多轮交锋（其中广州南沙案为审理重复起诉抗辩就开过两次庭），成功将三案归属于重庆案一案后，重庆案的实体审理走向以及能否中止审理的问题就成为该阶段的重点问题。重庆案一审历经两次开庭后，未同意我方中止审理的请求，但代理团队在审理全过程中抽丝剥茧，并根据各方的临场主张及证据即时调整方案，抓住了以下有利因素从而获得重庆案一审胜诉：
1、依托于广州南沙案的驳回起诉，代理团队倒逼原告律师将广州南沙案中海关查扣的产品在重庆案中补充提交并由此主张商标侵权，而该批货物存在可能构成正品（平行进口）的性质争议，对被告的不侵权抗辩有利。
2、代理团队将举证重心放在J公司收购珊某公司控股股权时尽调不足、未发现中国商标注册在奥某公司名下；而原实控人在利用珊某公司和奥某公司共同经营多年，并一直对外声称该品牌为珊某公司品牌，却在收购发生前不足一年时间内先行将中国商标注册在所谓的仅具有经销商身份的奥某公司名下，具有欺诈恶意等事实上，对还原整个事件具有帮助。
3、基于前述第2项事实的举证与聚焦，代理团队倒逼原告当庭提交了两份奥某公司与珊某公司签署的协议，协议约定双方知晓当前的商标注册安排并确认奥某公司实为权利人。被告要求就该两份协议出具原件并对原件真实性进行鉴定，如存在真伪问题请求法院给予行政处罚或移送刑事。
基于前述核心要点，重庆案一审判决重庆贝某公司销售被诉产品的行为构成平行进口，不构成商标侵权。该判决结果应是充分考虑了案件全部背景情况，并主要以原告就同一批货物既抢夺所有权又同时起诉侵权的事实，由此认定平行进口。虽然该认定在一定程度上遗漏了该批次货物之外的其他货物的定性问题，但应代表了一审法院对该纠纷本身的价值取向——尊重已形成的市场实际，即认为涉案品牌实际与珊某公司形成了稳定对应关系。在此之后，全国第二案福州案一审判决也做出被告胜诉的结论，该案中并不存在涉及某一批次货物可能构成平行进口的问题，因此福州案一审法院在判决书中直接系依据市场实际——珊某公司与涉案商标已形成的对应关系——为由，认定珊某公司的产品在中国的继续销售不会造成混淆，由此认定被告不构成侵权。
虽然在其后的多个判决中，部分法院认为原实控人将中国商标安排注册在奥某公司名下具有合法性，部分法院认为注册权应优于市场实际，相关法院最终认定各被告（经销商或保税仓）应构成商标侵权，但均判决被告仅赔偿原告较低金额的经济损失，或判决无需赔偿。此外，代理团队亦代理珊某公司主动发起了系列针对奥某公司等的包装装潢权及虚假宣传的不正当竞争诉讼，在这系列案件中，法院采取了与认定商标侵权的判决相反的观点，即市场实际应优于商标登记注册，最终认定了珊某公司对原产品包装装潢等应享有权利。我们在重庆贝某公司三案中通过重复起诉使三案实质上合并审理，以及取得重庆案一审及福州案一审胜诉的阶段性胜利，对后续的多个利好而言均可谓功不可没。
可以说，针对原告起诉的三件商标侵权案件，被告以重复起诉驳回在后的两案，并使有利事实被并入重庆案中一并审理，从而使得重庆案、福州案均获得有利一审判决、取得阶段性胜诉的过程，对珊某公司及其经销商在极其不利的形势中尽最大可能保护己方权益，起到了至关重要的作用。
Part.04 没有结论
本案的经验似乎很难被总结为是司法实践对“一事不再理”原则的理解，或者何为“平行进口”这样的法律问题，抑或“注册权与使用权（市场实际）”之间孰轻孰重的价值判断问题。
对律师来说，法律知识、观点以及诉讼技巧都只是攻防“战役”中可为之所用的碎片化素材。决定一场攻防“战役”效果的，除了素材，更重要的是当下对每一个形势的精准把握以及庖丁解牛式的见招拆招。而支撑所有招数的，是背后基于事实真相而形成的“众意”。这种“众意”是生发于事实地基之上，符合大众内心确认的观点和态度的集合，每个牵涉其中的主体所具有的观点和态度又会彼此作用，形成特定位阶和体系结构，这个体系结构就是“形势”。代理律师，不过就是不违内心，把握形势，且能用好形势助力，为当事人争取利益的那个人。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：肖越心 泰和泰（北京）律师事务所